Articolo 22 Codice della proprietà industriale

Va fatta una premessa sul diritto al nome.
In generale, secondo l'opinione ormai prevalente, la lesione del diritto al nome sussiste non solo quando un nome viene usato per designare una persona diversa dal titolare ma anche quando un nome viene usato per designare un'entità extrapersonale oppure quando dall'uso indebito possa derivare una confusione di persone oppure ancora quando l'uso indebito possa arrecare pregiudizio all'onore, alla reputazione o al decoro della persona del titolare.

In particolare, si è osservato che una possibilità di confusione si verifica anche nei casi in cui l'uso del nome sia comunque idoneo a far credere ai terzi che dietro una determinata opera o attività vi sia la persona del titolare.

Il nome è protetto per legge contro qualsiasi pregiudizio derivante dall'uso che altri indebitamente ne faccia, in forza dell’art. 7 cod. civ.. E’ invece più delicato stabilire se il pregiudizio al quale si riferisce la norma citata sia causato anche dall'uso a fini economici o commerciali del nome altrui (questione di cui al caso di specie).

Ciò premesso, in tema di nomi a dominio, va detto che essi costituiscono diritti di proprietà non “titolati”; ovvero rientrano nella categoria dei segni distintivi diversi dal marchio registrato. A differenza di quanto avviene per quest’ultimo, infatti, la registrazione di un nome a dominio non ha natura di accertamento costitutivo (ovvero non vale ad accertane l’esistenza da quella data, con tutti gli effetti che ne conseguono).
Quando viene registrato un nome di dominio coincidente con un marchio, soprattutto se celebre, possono sorgere problemi giuridici, perché sinora il principio base della registrazione di un nome a dominio è consistito nella tempestività della registrazione, risultando di proprietà di chi per primo lo ha registrato (principio del “first come, first served”).
L’art. 22 del codice della proprietà industriale (c.p.i.), tuttavia, vieta di adottare come domain name segni identici o simili all’altrui marchio, laddove tale adozione possa determinare sia un rischio di confusione tra i due segni sia un indebito sfruttamento della rinomanza de marchio altrui anche a prescindere da ogni rischi confusorio.

Attenzione, perché anche nell’ipotesi di nomi a dominio registrati per siti che offrono prodotti o servizi merceologicamente diversi da quelli relativi al marchio rinomato si ritiene che la registrazione sia illegittima, sulla base della disciplina dettata per la protezione ultramerceologica del marchio rinomato.
L’art. 22 comma 2, infatti, estende il divieto di cui al comma 1 anche all’adozione di nomi di dominio di un segno uguale o simile ad un marchio registrato che gode di rinomanza, laddove a tale adozione consegua un indebito vantaggio per il titolare del domani name o un pregiudizio al marchio altrui.

In sintesi, un eventuale nuovo nome a dominio a fini di e-commerce che si chiami, ad esempio, www.gucci.com o simili (con uso di nomi celebri) potrebbe esporre al rischio di azioni a tutela del nome, in quanto tale o come marchio registrato (per verificare se un nome è stato registrato come marchio basta effettuare una ricerca gratuita sul sito dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi o analoghe banche dati, facilmente reperibili in rete).
Il rischio è elevato nel caso di specie perché si sta parlando di prodotti di moda; ma anche se, per ipotesi, i prodotti o i servizi offerti da questo nuovo sito fossero del tutto diversi da quelli associati al celebre marchio il cui nome viene richiamato ed anche se, per ipotesi, il territorio ed il pubblico di riferimento fossero diversi, per il principio di cui al citato art. 22 c.p.i., secondo comma, comunque rimarrebbe il pericolo di confusione nel pubblico.

Va tenuto conto che nel caso specifico dei marchi celebri, “il giudizio di “affinità” di un prodotto rispetto ad un altro coperto da un marchio notorio o rinomato deve essere formulato secondo un criterio più ampio di quello adoperato per i marchi comuni. In relazione ai marchi cosiddetti “celebri”, infatti, deve accogliersi una nozione più ampia di “affinità”, la quale tenga conto del pericolo di confusione in cui il consumatore medio può cadere attribuendo al titolare del marchio celebre la fabbricazione anche di altri prodotti non distanti sotto il piano merceologico e non caratterizzati di per sè da alta specializzazione.

Il riconoscimento della tutela di cui all’art. 22 c.p.i. richiede però che il giudizio di accertamento sulla notorietà e celebrità del marchio venga necessariamente rimesso alla discrezionalità dell’interprete. In buona sostanza, la valutazione viene condotta caso per caso e la decisione varia da Giudice a Giudice a seconda del caso concreto.
Ne consegue, pertanto, che un marchio ritenuto celebre da un Tribunale, al punto da inibirne l’uso come nome a dominio utilizzato da soggetti che su tale denominazione non possono vantare alcun diritto, possa essere ritenuto, da altro Tribunale, non dotato di quella particolare forza evocativa che i segni notori posseggono, con l’effetto di considerare legittima la sua utilizzazione come domain name da parte di terzi.

Significativo a tal proposito ed utile al nostro fini, è il caso Armani di cui si è occupato il Tribunale di Bergamo con sentenza del 6/3/2003.
Qui il Giudice ha ritenuto che l’utilizzo come nome a dominio della parola “Armani” – corrispondente al noto marchio – da parte del soggetto convenuto in quel giudizio, consentisse a quest’ultimo di sfruttare la capacità attrattiva del noto brand e che il suo utilizzo avrebbe recato pregiudizio alla casa di moda perché si sarebbe determinato quello che si chiama un “annacquamento” del segno distintivo celebre, ovvero esso avrebbe perso la capacità distintiva sul mercato e la forza di identificazione con i prodotti dello stilista, indebolendo il marchio noto.

Per tornare alla domanda principale, è fortemente sconsigliabile utilizzare un nome/marchio molto noto per il proprio domain name, per contraddistinguere sia prodotti affini a quelli del primo che prodotti merceologicamente diversi.